FERRERO SPA 和 FERRERO FRANCE 公司訴 Ｄ 公司
原告：FERRERO SPA和FERRERO FRANCE COMMERCIALE ( 以下簡稱 “FERRERO FRANCE”)
被告：Ｄ公司
原告 FERRERO SPA 是一家全球著名的巧克力制造商，在意大利注冊成立。
另一原告FERRERO FRANCE公司則是FERRERO SPA 公司產品在法國的零售商。被告Ｄ公司是一家生產巧克力、糖果及膨化食品的食品制造公司，于1998在中國上海注冊成立。原告 FERRERO SPA 公司在法國擁有多個三維標志注冊商標。2016年被告Ｄ公司在 “國際農產品沙龍 (SIAL) ” 展會上主要展示的兩款產品分別與原告864 165號注冊商標、486 994號注冊商標高度相似。另外，上述產品外包裝盒子的蓋子中央有一個卵形的白色標簽，盒子的側面裝飾有金色或紅色的圓形印章，這些裝飾元素與原告799 465號注冊商標紅色外盒相比僅在葉子、榛子和果仁糖上略有不同，并且上述包裝盒上均寫有 “FERTRATE” 字樣。FERRERO SPA 公司作為商標所有人，就仿冒其商標的侵權行為和搭便車行為起訴Ｄ公司，要求其賠償損失，并請求法院下達永久禁令，禁止Ｄ公司對涉案產品進行商業化。FERRERO FRANCE 公司是 FERRERO SPA 公司產品在法國的零售商，并作為共同原告。FERRERO FRANCE 對Ｄ公司提出不正當競爭和搭便車的指控，并要求Ｄ公司賠償損失。一審法院分別以注冊商標呈現效果不良與涉案商品向公眾展示時商標聲譽證據不足為由，駁回了 FERRERO SPA 公司的侵權和“搭便車”不正當競爭訴訟請求和 FERRERO FRANCE 的不正當競爭訴訟請求。原告 FERRERO SPA 和 FERRERO FRANCE 提出上訴。
本案的爭議焦點為: 其一，涉案標志是否侵犯原告注冊商標專用權；其二，涉案商標的聲譽證明是否充分；其三，損害賠償金額如何確定。
上訴法院認定如下: 首先，涉案商品侵犯了原告注冊商標專用權。根據《法國知識產權法典》第L713-2 條的規定，禁止在商品或服務貿易過程中使用與商標相同的標志，或者將該標志用于與注冊商標核定使用的商品或者服務相 同的商品或者服務上。第 L713-3條規定，在無正當理由的情況下，禁止在相同、相似或不相同的商品或服務上，使用與注冊商標相同或近似并享有聲譽的標志，或以不正當手段利用商標的聲譽或以有損商標顯著性的方式使用商標。根據法國判例法，混淆包括爭議標識與注冊商標之間存在關聯風險。本案中，上訴法院認為Ｄ公司的產品與 FERRERO 公司注冊的三維標志商標相似，不足以抵消混淆的可能性。因此，上訴法院認為涉案商品屬于模仿侵權，被告應向權利人 FERRERO SPA 公司支付侵權損害賠償，向其零售商 FERRERO FRANCE 公司支付不正當競爭損害賠償。
其次，涉案商標的聲譽證明足夠充分。關于涉案商標的聲譽證明，上訴法院將爭議事實發生前幾年的廣告費用和每年幾千萬歐元的銷售數額以及幾年前的消費者調查納入考量范圍。上訴法院據此認定上述材料構成了充分的聲譽證據。
最后，關于損害賠償金額的確定，由于缺乏被告對相關產品進行商業化活動的證據，上訴法院認定原告有權要求賠償的損害僅限于Ｄ公司展臺上產品宣傳冊中對涉案包裝盒的簡單介紹。因此，上訴法院對兩位共同原告的商業損失進行了一次性評估，僅略低于原告申請的金額。
綜上，上訴法院推翻了一審法院的判決，判令Ｄ公司向 FERRERO SPA 公司支付 9000 歐元的商標侵權賠償金，向 FERRERO FRANCE 公司支付3000歐元的不正當競爭損害賠償金，另就其“搭便車”行為分別向兩位原告支付 3000 歐元的賠償金。此外，上訴法院還宣布對Ｄ公司涉案產品商業化的永久禁令。
對中國企業的啟示:
本案是有關侵權扣押、永久禁令和知名商標保護的范例。
首先，關于侵權扣押，通常來說，侵權扣押發生在被控侵權人、其零售商和銷售商的場所，但現實中也可能發生在展會上。后者是指在展會開幕期間，當著參觀者的面，在展會展位上進行的侵權扣押。由于進行侵權扣押的執法人 員通常會得到警察的協助，這種公開環境對被扣押方的聲譽尤其不利。對于權利人來說，在展會上進行侵權扣押是收集侵權證據和商業文件(如價目表和訂單)的有效手段。在隨后的侵權訴訟中，權利人將申請針對侵權人的永久禁令。這種策略特別有效，因為它可以防止被控侵權商品向公眾進行商業化。
因此，中國企業一方面要仔細觀察競爭對手在展會上展示的產品，確保自身權利不受侵犯。另一方面為避免侵權扣押，建議中國企業對將在國際展會上展示的產品進行自查。根據法國法律，權利人并不承擔證明被侵權人存在積極銷售產品意圖的舉證責任，這意味著產品目錄是法院審理案件的重要證據。因此，對于準備在展會上分發的產品介紹和產品目錄，中國企業應當進行嚴格的修改。
其次，關于永久禁令，受英美法系國家訴訟文化的啟發，永久禁令在法國知識產權侵權訴訟中日益流行，并經常由法院簽發。由于法國法律中沒有懲罰性賠償的規定，權利人提起侵權訴訟的主要動機往往不是要求損害賠償，而是成功申請有效的永久禁令，阻止侵權行為的繼續。本案中，法院發布了針對Ｄ公司的永久禁令(“禁止繼續實施這些行為”)，禁止在法國境內繼續銷售與展示涉案巧克力盒。
因此，當法院發出的永久禁令擴大到被認為侵犯了權利人知識產權的類似展示時，在任何進一步的展會展示或商業化行為之前，對修改后的原型進行自由實施分析是特別重要的。
最后，在侵犯馳名商標的情況下，如被侵權商標遭到貶值和淡化，權利人可以要求額外的侵權賠償。此外，權利人還可以要求 “搭便車” 不正當競爭行為造成的損害賠償。根據法國法律，“搭便車”是指“跟隨”權利人的“腳步”，從而“不當利用”權利人的利益。盡管在非知名商標侵權案件中可以主張“搭便車”，但知名商標持有人主張 “搭便車” 損害賠償的獲得法院支持的可能性較大。由于馳名商標的市場地位和價值，法院對侵犯馳名商標的損害賠償額可能會提高，并可能在侵權行為嚴重損害商標聲譽時強制補充損害賠求。在 “FER—FERO 訴D 公司”案中，上訴法院受理了 “搭便車”的損害賠償請求，但由于原告沒有獲得和提交涉案產品實際商業化活動的證據，法院對此類損害賠償的認定遠遠低于平均水平。此外，該判決還為非商標持有人的零售商對被控侵權人提出不正當競爭附加索賠提供了范例。
因此，作為權利人，中國企業應加強對馳名商標的保護，在進行任何國際商業化活動之前需針對可能出現的山寨產品進行權利救濟的預測和分析。同時，作為零售商，中國企業在無法采取知識產權侵權救濟的情況下，應利用不正當 競爭附加索賠來維護自身權益。
